칼럼

"내 특허 상품 쓰지마" 경고장 받은 영세업자의 선택은

[the L][특허 읽어주는 남자]김주형 변리사(해움국제특허법률사무소)

/사진제공=이미지투데이

소규모 악세서리 판매업자인 A씨는 자체 디자인한 목걸이를 판매해 좋은 반응을 얻고 있던 중 동종업계 중소기업인 B사로부터 A씨의 목걸이가 B사의 디자인권을 침해한다는 내용의 경고장을 받았습니다. 경고장에는 '당장 판매를 중지하지 않을 경우 손해배상 청구와 더불어 형사 처벌까지 받을 수 있다'는 내용이 적혀 있었기 때문에 영세업자인 A씨는 겁을 먹고 판매를 중지할 수 밖에 없었습니다. 

이처럼 자체 개발 상품을 판매하던 중 침해 경고장을 받으면 어떻게 하는 게 좋을까요. 

경고 대상인 자신의 상품이 타인의 것을 도용한 게 아니라면 무작정 겁을 먹을 필요는 없습니다. 침해 경고장을 받은 경우 상대가 실제로 등록된 권리(특허권, 디자인권 등)를 갖고 있는지, 등록된 권리와 자신의 제품이 침해 관계에 있는지를 면밀히 검토해보아야 합니다. 이 때 침해 가능성의 검토는 전문가인 변리사에게 의뢰하는 것이 가장 정확합니다. 검토 결과, 권리가 침해되지 않았다면 이를 근거로 경고장에 반박하는 답변을 하고 자신의 판매를 계속 이어나가면 됩니다.
   
실제 사례를 보면 경고장을 보낸 사업자도 침해 가능성을 깊이 있게 분석하지 않고 일단 유사하다고 판단되면 경고장을 보내는 경우도 많습니다. 경고장에 겁을 먹고 실제로는 침해가 아닌데도 불구하고 판매를 중지하거나 심지어 합의금을 내는 경우도 빈번히 발생합니다. 따라서, 경고장을 받으면 일단 시간을 충분히 갖고 차분히 대응하는 것이 중요합니다. 

검토 결과 침해가 맞다고 하더라도 당장 판매를 중지해야 하는 것은 아닙니다. 등록 권리가 출원되기 전부터 자신이 개발한 제품을 판매하고 있었다는 것을 증명하면 이와 상관없이 계속해 자신의 제품을 판매할 수 있는 권리, 일명 '선사용권'이 주어지기 때문입니다. B씨가 권리를 출원하기 전부터 자신의 상품이 대중에 이미 알려졌다는 것을 이유로 B씨의 권리가 무효라는 것을 주장할 수도 있습니다. 이 같은 근거들을 경고장에 대한 답변으로 작성하면 더 이상 침해의 책임을 묻지않도록 할 수 있고 이후 소송으로 이어지더라도 유리한 증거로 사용할 수 있습니다.
 
한편, 침해가 맞다고 판단되고 권리가 출원된 이후에 판매를 시작한 경우라면 즉각 판매를 중지하는 것이 바람직합니다. 지적재산권의 침해가 인정되는 경우 민사 상 침해금지청구권, 손해배상청구권, 부당이득반환청구권 등이 인정되고 형사상 침해죄가 인정되면 7년 이하의 징역, 1억원 이하의 벌금에 해당하는 처벌을 받을 수 있습니다. 특히 경고장을 받고 나서 침해 가능성을 인지한 상태에서 계속적으로 판매를 하면 형사법 상의 고의가 입증되기 때문에 형사상 처벌의 가능성이 높아집니다. 

개인 사업자들에게 지적재산권 침해 이슈는 감당하기 무거운 것일 수 있습니다. 그러나 경고장을 받았다고 무작정 겁을 먹을 필요는 없으며 절차에 따라 차분히 검토를 해보는 것이 중요합니다. 또한 특허청 특허검색사이트를 통해 기존 특허를 검색할 수 있으므로 평소에 자신의 판매 제품과 관련된 특허들을 찾아보는 것도 침해를 피할 수 있는 방법입니다. 


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ho is]
김주형 변리사는 서울대 화학생물공학부를 졸업했고 제일특허법인 화학부에서 전문성을 쌓았다. 현재는 해움국제특허법률사무소 파트너 변리사로 활동 중이다.

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