등록에서 분쟁해결 등의 첫걸음, '특허정보조사'

[the L][김승열의 금융IP]김승열 변호사(대한중재인협회 수석부협회장)


자연의 법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것이 '발명으로서 특허의 대상'이 된다. 그런데 특허가 되기 위해서는 산업적 이용가능성, 신규성 및 진보성이라는 다소 생소한 요건을 충족해야 한다. 쉽게 말하면 기존의 있는 발명이나 기존의 발명으로부터 쉽게 도출되는 있는 발명은 특허권을 부여받기 어렵다는 얘기다. 


따라서 기존에 어떤 특허발명이 있는지를 제대로 조사하는 것이 무엇보다도 중요하다. 아시다시피 특허무효사유의 상당한 부분은 '진보성'이고 그 다음이 '신규성'이므로 기존의 선행기술이나 기타 공지기술 등에 대한 충분한 사전특허관련 정보를 충분하게 가지고 특허등록출원을 해야 한다. 나아가 자신의 등록특허를 제대로 보호하거나, 아니면 상대방의 특허침해주장에 제대로 대응하기 위해서라도 철저한 특허정보조사는 중요하다.  

 

일반적으로 특허정보조사는 기술분야의 흐름이나 선행기술을 조사하기 위해 이뤄지는데 특허권이 인정될 수 있는 가능성을 파악하는 차원에서도 중요하다. 나아가 실제 특허분쟁이 발생하면 선행기술이 이미 존재했다는 등을 주장하며 특허의 효력의 다투기 위한 중요한 수단으로 널리 그 중요성이 강조되고 있다.

 

특허정보조사의 경우는 그 정도에 따라서 엄청난 시간과 노력이 필요하고 또한 그 비중도 높다. 기본적인 특허정보조사의 경우는 우리나라의 경우는 'KIPRIS'라는 특허정보 무료 데이터베이스가 잘 구축돼 있어서 일차적으로는 이를 잘 활용하는 것이 좋다. 미국 특허청(USPTO)의 경우에도 미국등록특허 및 공개특허자료를 제공하고 있으므로 이를 활용할 필요가 있다. 이 과정에서 통상적으로 키워드를 활용해 검색을 하게 된다. 다만 표현, 의미 및 표기 등에서 유의할 필요가 있다. 


그리고 무엇보다도 중요한 것은 '키워드'의 선정이다. 발명의 필수 구성요소가 기재돼 있는 청구범위를 기본으로 발명의 상세한 설명을 참조해 키워드를 선정해야 한다. 실제 검색에 있어서는 약자·약어의 사용 등에 대한 각 사이트별 매뉴얼에 익숙해져야 하고, 특히 약자의 사용이나, 하이폰의 사용, 띄어쓰기 등을 하는 것에 따라 검색의 범위가 완전히 달라질 수 있으니 특히 이에 주의해야 한다. 


키워드를 사용한 검색의 경우에는 항상 오류의 가능성을 반드시 염두에 두고 검색을 진행해야 한다. 그리고 가능한 한 좀 더 바람직한 방법은 키워드와 특허분류를 적정하게 혼용하는 것이다. 이와 같이 키워드와 특허분류를 적정하게 혼용해 이러한 오류 등을 피하는 것이 좀 더 바람직하기 때문이다.


미국특허공보에는 인용정보가 다 같이 게재된다. 그리고 피인용도에도 좀 더 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다. 즉 특허동향파악에 있어서는 피인용도가 높을수록 해당발명특허의 영향력이 높다는 것을 의미하기 때문이다. 그리고 인용된 특허는 기술수명주기를 판단하는 데에도 많은 도움이 된다. 최근의 특허가 많이 인용됐다면 그만큼 기술의 발달주기가 굉장히 빠르다는 것을 의미한다.

 

그리고 등록특허공보에는 국가코드와 등록번호가 기재가 되는데 등록번호의 수치는 어떠한 지식재산권인지를 파악하는 데에 도움이 되므로 이를 제대로 파악할 필요가 있다. 즉 10은 특허권, 20은 실용신안권, 30은 디자인권, 40은 상표권을 의미하고 있기 때문이다. 그리고 잘 알다시피 PCT특허공보에는 등록번호는 없고 단지 공개정보만이 있다. PCT를 이용한 특허등록은 개별국가에 등록이 돼 있기 때문에 달리 나타낼 수가 없다.

 

특허정보조사부분은 사안에 따라서는 전문가의 도움이 절대적으로 필요하겠지만 기초적인 특허조사방법 등은 스스로 익혀 발명 등의 특허가능성에 대해 미리 파악하는 것은 의미가 있을 것이다. 그리고 기타 자신의 특허방어를 위한 기초자료로서도 사용이 가능할 것이다. 


이러한 특허정보조사는 특정기술분야의 개발흐름과 통향을 파악하고 능동적으로 대처하는 데에 있어서는 가장 효율적인 방안 중의 하나가 될 수 있기 때문에 주목해야 한다. 최근에는 빅데이터 기법으로 이를 쉽게 파악하는 노력과 시도가 나타나고 있어 이러한 결과물이 시사하는 바가 향후 더욱 클 것으로 기대된다.



[Who is]

1961년생인 김승열 변호사(Richard Sung Youl Kim, Esq.)는 서울대 법과대학을 마치고 사법연수원 14기를 수료했다. 카이스트 지식재산대학원 겸직교수로서 대통령 소속 국가지식재산위원회 민간위원, 대한변협 소속 지식재산연수원 운영위원 등으로 활동했다. '지식재산금융과 법제도'라는 저서를 발간하는 등 학구파로서의 면모도 보여주고 있다.

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