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Q. 중소기업의 대표이사입니다. 이번에 발명을 해 특허출원을 진행하려고 합니다. 특허를 회사 이름으로 등록하는 것과 대표이사 개인이름으로 등록하는 경우 장단점 무엇인지 궁금합니다.
A. 개인명의로 출원 신청을 하면 특허권·실용신안권은 개인이 소유합니다. 이 경우 특허권의 양도나 실시권의 허락 등의 절차가 상대적으로 간편합니다. 또 법인이 사라지거나 법인의 대표자가 바뀌더라도 특별히 영향을 받지 않는다는 장점이 있습니다.
만약 중소기업의 대표이사가 발명자인 경우 대표이사 개인명의로 특허출원 해 특허권을 받은 후 자신이 대표이사로 있는 중소기업 법인과 사용권계약을 체결함으로써 기업의 비용도 절감할 수 있습니다.
법인명의로 출원신청을 하면 특허권·실용신안권은 법인 등의 대표이사가 아닌 법인 자체가 소유하게 됩니다. 특허권·실용신안권 등이 재무재표상에 자산으로 잡혀 양도나 실시권의 허락 등의 절차가 상대적으로 복잡하게 됩니다.
회사가 특정 특허권을 이용한 공사를 주된 사업으로 해왔다면 해당 특허권을 양도할 땐 반드시 주주총회의 특별 결의가 있어야 한다는 법원의 판결(서울고법 판결 2004나56433)을 참고할 필요가 있습니다.
회사가 특정 특허권을 이용한 공사를 주된 사업으로 해왔다면 해당 특허권을 양도할 땐 반드시 주주총회의 특별 결의가 있어야 한다는 법원의 판결(서울고법 판결 2004나56433)을 참고할 필요가 있습니다.
재판부는 "영업용 재산의 처분으로 회사 영업의 전부 또는 일부를 양도하거나 폐지하는 것과 같은 결과를 가져오는 경우 주주총회의 특별결의가 필요하다"고 밝혔습니다.
재판부는 △ 원고회사 설립시 대표이사 장모씨가 발명특허로 출원한 '사전 암반절단공법'이 특허권으로 등록되자 이 특허기술을 이용한 사업을 추진하는 회사를 설립한 점 △ 특허권을 이용한 공사 수주를 주된 사업으로 추진해 온 점 △ 이 사건 특허권이 법인의 자산의 대부분을 차지한 점 등을 고려할 때 특허권을 이용한 공사수주를 주된 사업으로 해온 원고회사의 경우 특허권 양도계약 및 이전등록 시 주주총회의 특별결의가 필수적 요건인데도 양도계약·이전등록은 그 유효요건인 주주총회 특별결의가 없었으므로 무효라고 판단한 것입니다.
그러나 법인명의로 출원신청을 하는 경우 특허기술의 가치평가 때 해당 특허권·실용신안권의 가치가 높게 평가되면 법인의 무형자산이 외부적으로 크게 평가될 수 있다는 장점이 있습니다. 이밖에 벤처기업 인증을 받는다거나 자금지원을 받기 위해선 법인명의로 출원하는 것이 상당히 유리합니다.
아울러 일부 회사의 경우 회사 자체가 보유하고 있는 핵심기술도 있으나 대표이사가 보유하고 있는 기술들이 핵심원천기술인 만큼 대표이사가 회사를 떠날 때 주주들의 우려를 불식시키기 위해 대표이사 개인이 보유하고 있는 핵심원천기술특허권을 회사에 무상 양도하는 상황이 종종 발생하기도 합니다.
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조수연 머스트노우 변호사는 기업분쟁연구소(CDRI) 출신으로, 기업 자문과 소송을 주로 담당하고 있다. 머니투데이 더 엘(the L)에 영업비밀과 보안문제와 관련한 칼럼을 연재하고 있다.
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